我們在年前進行了“以優(yōu)先權為突破口的審查無效案例”的直播分享,主要概述了優(yōu)先權制度、利用優(yōu)先權修改明顯錯誤和完善技術方案的方法、以及以優(yōu)先權為突破口的一些審查無效案例。
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其中案例主要涉及了優(yōu)先權相同主題判斷時需要注意的“首次申請”、“數值范圍”、“上下位概念”和“馬庫什權利要求”等問題,所述案例均因為文本撰寫上的失誤導致了優(yōu)先權不成立,使自己的在先申請成為了現有技術,最終影響了在后申請的新創(chuàng)性,我們稱其為“自殺式申請”。
直播之后,很多朋友在我們的直播群里針對優(yōu)先權相關的實務問題進行討論,有些問題非常值得思考,在這里和大家進行分享。
問:申請階段優(yōu)先權是否成立有答復修改的機會嗎?比如在后申請記載的范圍比在先申請大,是會直接認定優(yōu)先權不成立,還是說可以通過修改權利要求來獲得優(yōu)先權?
答:小編認為是可以修改的,但是要注意小范圍的方案在在先和在后申請中均有記載,而不能單純依據優(yōu)先權文本修改。我們在撰寫過程中要注意申請文本中范圍的多層次設置來為自己提供更廣闊的修改空間。
問:A和B兩篇優(yōu)先權,時間差為4個月,然后主張A和B提交了在后申請C,4個月后又主張B提交在后申請D,想問下,這種情況的話,在后申請D存在哪些風險?
答:小編認為這種情形D應該可以享有優(yōu)先權,風險應該是存在C和D的重復授權問題,因為同一個首次申請可以作為多個在后申請的優(yōu)先權基礎。
問:會不會存在C是D的抵觸申請,進而破壞D的新穎性?
答:細則11條 除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外,專利法所稱申請日,有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日。
所以,法22.2 新穎性判斷里提及的申請日判斷應當提前到優(yōu)先權日,這樣推定應該不涉及抵觸申請的問題。
問:C主張A+B,假如最早優(yōu)先權日(即A的申請日):2021.01.28;D主張B的優(yōu)先權,優(yōu)先權日:2021.05.28;這樣的話,C有沒有可能是D的抵觸申請?
答:抵觸申請的判斷時在申請日(或優(yōu)先權日)之前向國家知識產權局提出的專利申請,而C并不是在B之前提出的,所以不夠成抵觸申請,這里的“提出”小編認為應該是實際申請日。
問:依賴于實驗數據的方案,在先申請文本如果沒有實驗數據,能夠以要求優(yōu)先權的形式在在后申請中進行補充實驗數據嗎?
答:這種情形也需要看在先申請具體公開到了怎樣的程度,比如在先申請記載了多個具體的實施例,也在申請文本中定性闡述了實施例的性能或效果,這種情形下,這種情況下以要求優(yōu)先權的形式將具體的實驗數據補充到在后申請中是沒有問題的。
要求優(yōu)先權最重要的要求應當是不要在在后申請中出現原始申請文本中沒有記載的技術方案。
針對上述問題,大家有什么觀點,也可以在我們的微信評論區(qū)進行交流討論。
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